Взыскание компенсации как способ защиты исключительных прав правообладателя (Рана Маметова, СНС НИИ Частного права Каспийского Университета Управляющий партнер ТОО «Юридическая компания IPCHOICE»,к.ю.н.)

Взыскание компенсации как способ защиты исключительных прав правообладателя

Рана Маметова,

СНС НИИ Частного права Каспийского Университета

Управляющий партнер ТОО «Юридическая компания IPCHOICE»,к.ю.н.

Посвящаю светлой памяти учителя, Юрия Григорьевича Басина

Исключительные права правообладателей на объекты интеллектуальных прав являются наиболее нарушаемы, по сравнению с иными имущественными правами субъектов гражданских правоотношений. Растущее число правонарушений исключительных прав обусловлено привлекательностью объектов этих прав для недобросовестных предпринимателей в виду популярности и востребованности товаров с известными брэндами.

Согласно статье 964 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК) исключительным правом на результат интеллектуальной творческой деятельности или средство индивидуализации признается имущественное право их обладателя использовать объект интеллектуальной собственности любым способом по своему усмотрению. Использование объекта исключительных прав другими лицами допускается с согласия правообладателя либо в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Интеллектуальные права являют собой особую правовую конструкцию, включающую исключительное (имущественное) право, а также в случаях, предусмотренных законом, личные неимущественные права (в частности, право на имя, право авторства) и иные права (право следования, право доступа и другие) ^[1].

Исключительное право, как как субъективное гражданское право на имущество в виде охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, определяет меру возможного поведения управомоченного лица в отношении и по поводу интеллектуального блага.

Каждое лицо обязано соблюдать исключительность этих прав ввиду его абсолютности.

В случае нарушения правомочий обладателя интеллектуальных прав, ему гарантирована защита отечественным законодательством и международными конвенциями.

Современное законодательство предусматривает различные способы защиты интеллектуальных прав: уголовную, административную и гражданско-правовую.

Защита исключительных прав в гражданско-правовом порядке является наиболее популярным способом привлечения правонарушителей к ответственности.

Действующее законодательство предусматривает следующие способы защиты (см. статью 970 ГК):

1. Защита исключительных прав осуществляется способами, предусмотренными статьей 9 ГК. Защита исключительных прав может осуществляться также путем:

1) изъятия материальных объектов, с использованием которых нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения;

2) обязательной публикации о допущенном нарушении, с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право;

3) иными способами, предусмотренными законодательными актами.

2. При нарушении договоров об использовании результатов интеллектуальной творческой деятельности и средств индивидуализации применяются общие правила об ответственности за нарушение обязательств (глава 20 ГК).

Наряду с применением общеизвестных методов защиты гражданских прав как взыскание убытков на основе статьи 9 ГК, современное гражданское прав рассматривает и такой способ защиты имущественных исключительных прав, как взыскание компенсации. Взыскание компенсации за нарушение исключительного права в перечень защиты прав в статье 9 ГК не включен, но предусмотрен в пункте 6 статьи 1032 ГК и в специальном нормативном акте, Законе о товарных знаках РК^[2].

Выплата компенсации как вид имущественной ответственности правонарушителя за нарушение исключительных имущественных прав правообладателя, является альтернативным способом взысканию убытков как защита прав обладателя интеллектуальных прав.

Возмещение убытков – традиционная ответственности гражданско-правового характера.

Основная функция гражданско-правовой ответственности компенсационная: полное восстановление нарушенных интересов кредитора.^[3]

Как показывает правоприменение в области защиты интеллектуальных прав, возможность взыскания убытков, которые включают упущенную выгоду и реальный ущерб (см. статью 9 ГК), в большинстве случаев остается нереализованной в виду собирания доказательной базы, состоящей из подсчета упущенной выгоды, который в большинстве случаев не принимается во внимание судами, и реального ущерба. Даже при предоставлении средневзвешенных цен на товары на рынке Казахстана на оригинальный товар с товарным знаком, контрафактный экземпляр которого был поставлен правонарушителем, суды требуют предоставления товароведческой экспертизы, сравнительной экспертизы.

Кроме того, даже при предоставления всевозможной доказательной базы сложность взыскания убытков при нарушении исключительных имущественных прав на объекты интеллектуальных прав заключается, на наш взгляд, в несправедливом подходе при рассмотрении исков о взыскании убытков за нарушение исключительных прав правообладателей на объекты интеллектуальных прав.

Так, при суд отказал правообладателю в защите исключительных прав, несмотря на то, что был доказан факт провоза и поставки контрафактных товаров с товарным знаком правообладателя, на доказанность контрафактности импортируемых товаров в ходе судебного расследования. Суд исходил из того, что поскольку товар не реализован ввиду того, что контрафактные товары хранились на складах, то, следовательно, ущерб не причинен правообладателю. Соответственно нет наличия убытков.

При этом суд руководствовался Постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 25 декабря 2007 года № 11 «О применении судами некоторых норм законодательства о защите авторского права и смежных прав», в пункте 32 которого закреплено:

«Если контрафактные экземпляры не были реализованы, то заявленное истцом требование о взыскании дохода или возмещении убытков, удовлетворению не подлежит».

Такая позиция судебного органа, сформировавшего отрицательную судебную практику, полностью противоречит исключительному характеру имущественных прав правообладателя.

Нарушение, незаконность использования объектов исключительных прав влечет причинение имущественного вреда правообладателю.

Понятие «контрафактные товары» раскрыто в пункте 23 указанного Нормативного постановления: это экземпляры объекта авторского права и смежных прав, которые изготовлены, распространяются или иным образом используются с нарушением личных неимущественных или имущественных (исключительных) прав автора, исполнителя, производителя фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания, либо экземпляры правомерно обнародованных объектов авторского права и смежных прав, с которых удалена или неправомерно нанесена информация об авторе или обладателе смежных прав.

Согласно статье 49 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров»^[4] контрафактными признаются товар и его упаковка, на которых размещены без согласия владельца товарный знак, географическое указание и наименование места происхождения товара или обозначения, сходные с ними до степени смешения.

Исходя из положений вышеназванных правовых актов можно констатировать, что использование любым путем объектов интеллектуальных прав правообладателей без их согласия является нарушением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, а изготовленные или использованные любым незаконным способом товары (хранимые, продаваемые, поставляемые, арендованные (например, программного обеспечения с компьютерами ) являются контрафактными.

В случае нарушения исключительных прав правообладателя ему гарантирована защита.

Если действующим законодательством гарантирована защита исключительных прав правообладателя на объекты интеллектуальных прав, то, соответственно, должна быть гарантирована и ответственность правонарушителя.

Как указано выше, интеллектуальные права – абсолютны. Любое незаконное использование объектов интеллектуальных прав порождает внедоговорные обязательства правонарушителя по возмещению ущерба правообладателю. Поэтому причинение убытков правообладателя путем незаконного использования его объектов интеллектуальных прав должно привести к ответственности незаконного пользователя объектами интеллектуальных прав.

В связи с чем вызывает сомнение законность пункта указанного нормативного постановления от 25 декабря 2007 года № 11 «О применении судами некоторых норм законодательства о защите авторского права и смежных прав». Хранение на товарном складе есть использование объектов интеллектуальных прав правообладателя (см. пп.9 статьи Закона о товарных). В связи с этим предлагаем исключить пункт 32 данного нормативного постановления, как противоречащий гарантиям защиты прав правообладателей на объекты интеллектуальных прав, гарантированного действующим законодательством Республики Казахстан, в частности, статье 964 ГК, специальным правовым актам, регулирующим правоотношения по использованию отдельных объектов интеллектуальных прав как товарные знаки, объекты авторских прав.

Басин Ю.Г. писал: «Без возможности привлечения нарушителя к ответственности само исполнение гражданского обязательства утрачивает качество обязательности и порождает у должника пренебрежение к исполнению.»^[5]

Примером пренебрежения интеллектуальными правами правообладателя можно назвать оправдательный приговор Бостандыкского суда №2 г. Алматы в отношении двух нарушителей интеллектуальных прав известного правообладателя на товарные знаки, в котором суд применил пункт 32 вышеназванного нормативного постановления от 25 декабря 2007 года № 11. Тем самым суд дал возможность уйти от уголовной ответственности по статье 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан за незаконное использование товарных знаков, и отказал правообладателю в гражданском иске о возмещении ущерба, причиненного незаконными действиями обвиняемыми Т. и Б. ^[6]

Данный судебный акт заставляет задуматься над многими проблемами, имеющими место в современной судебной практике по защите интеллектуальных прав: о конкуренции норм материального гражданского законодательства и уголовного, в частности, в вопросе понимания ущерба, применения норм специальных правовых актов, в частности, регулирующих правоотношения по использованию объектов авторского права и товарных знаков, ряд других вопросов, должных привлечь внимание как ученых юристов, исследующих теоретические вопросы по защите интеллектуальных прав, так и практикующих юристов. ^[7]

Размер подлежащих возмещению убытков определяется пунктом 4 статьи 9 ГК. Бремя доказывания размера убытков в соответствии с общими правилами возлагается на истца, в данном случае на правообладателя, право которого нарушено.

В то время как согласно пункту 6 статьи 1032 ГК правообладатель при доказанности факта правонарушения вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере, определяемом судом, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, на которых товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, размещены без согласия правообладателя.

Аналогичная норма имеется в специальном Законе «О товарных знаках».

Условием применения данной меры ответственности является противоправность поведения, при этом она может быть применена независимо от наличия вреда (убытков).

Применение компенсации как способа защиты исключительных имущественных прав сравнительно недавно стало находить реализацию в правоприменительной практике.

Компенсация впервые нашла отражение для защиты объектов авторских прав в Законе «Об авторском праве и смежных правах»^[8].

В настоящее время возможность взыскания компенсации предусмотрена и при нарушении исключительных прав на товарные знаки.

По своей природе компенсация является специальной гражданско-правовой санкцией, предусмотренной непосредственно законом.^[9]

Для взыскания компенсации правообладателю нет необходимости доказывать факт причинения ему убытков и их размер. Правообладатель должен доказать факт нарушения своего исключительного права– незаконное хранение, провоз, продажа, распространение. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом с учетом требований разумности и справедливости.

Сам факт нарушения обязательства - это объективное основание ответственности.

Взыскание компенсации не зависит от субъективного отношения должника к допущенному правонарушению исключительных прав.

Так, казахстанская компания ТОО « ГТ», незаконно использовав товары с товарным знаком известного правообладателя, провезла контрафактные экземпляры товаров для коммерческих целей из Казахстана в Россию. Факт поставки контрафактных товаров был пресечён российской таможней. При рассмотрение иска о взыскании компенсации в размере 1000 МРП за незаконный провоз товаров с товарным знаком правообладателя, ответчик, несмотря на факт допущенного правонарушения, отказывался признать правонарушение им исключительных прав правообладателя, ссылаясь, что он не виновен, поскольку приобрел уже готовый товар у изготовителя. Суд удовлетворил требование истца о взыскании компенсации, основывая свое решение на доказательной базе, представленной истцом. При этом суд принял во внимание тот факт, что контрафактные товары были хотя и приобретены ответчиком на основе договора купли- продажи у третьего лица, изготовителя, но ответчик купил их с учетом востребованности брэнда правообладателя с целью коммерческой перепродажи.

Таким образом, резюмируя изложенное, можно сделать вывод:

Выплата компенсации - это мера ответственности за нарушение исключительных имущественных прав правообладателя на объекты интеллектуальных прав, реализация которой возможна при лишь констатации нарушения имущественных исключительных прав правообладателя, независимо от размера убытков и вины нарушителя.

Факт нарушения прав правообладателя основывается на исключительности интеллектуальных имущественных прав как абсолютных прав, гарантии защиты их действующим законодательством Республики Казахстан и международными конвенциями, участницей которых является Республика Казахстан.

[1] См.: Галеева Руфина Фаризовна /Исключительное право: правовая природа и роль в гражданском обороте. 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право;семейное право; международное частное право. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук. 2011 г. Москва. С.15

[2] Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-І «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.06.2022 г.)

[3] Басин Ю.Г. заслуженный деятель науки Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор// Ответственность за нарушение гражданско-правового обязательства// Источник: ИС Параграф WWW http://online.zakon.kz стр 1

[4] Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-І «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.06.2022 г.)

[5] Басин Ю.Г. заслуженный деятель науки Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор// Ответственность за нарушение гражданско-правового обязательства// Источник: ИС Параграф WWW http://online.zakon.kz  

[6] Приговор районного суда №2 Бостандыкского района города Алматы по делу № 7550-22-00-1/97 от 7 июля 2022 г.

[7] В данной статье мы не станем дискутировать и анализировать данный правовой акт и постараемся уделить ему внимание в следующей нашей публикации

[8] Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-I «Об авторском праве и смежных правах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.08.2022 г.)

[9] См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Комментарий / Под ред. А.Л. Маковского. М., 2008. С. 381 (автор комментария - А.Л. Маковский)