Система способов защиты исключительных прав (Л.А. Новоселова, председатель Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор)

20.01.2015

Система способов защиты
исключительных прав

Л.А. Новоселова

председатель Суда

по интеллектуальным правам

Российской Федерации,

доктор юридических наук, профессор

Федеральным законом «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ внесены значительные изменения в положения, регулирующие права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Изменения вступают в силу с 1 октября 2014 года[1].

 В частности, существенные изменения были внесены в общие положения о защите исключительных прав (статья 1252 ГК РФ). В соответствии с пунктом 1 указанной статьи защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

 По сравнению с ранее действовавшей, новая редакция статьи содержит ряд уточнений и дополнений.

 В частности, уточнено, что такая мера защиты как взыскание убытков может быть применена и в случае невыплаты вознаграждения. Необходимость уточнения была вызвана тем, что право на вознаграждение некоторыми специалистами не включается в состав исключительных прав, что на практике вызывает вопросы о возможности применения такого способа защиты права как взыскание убытков, в случае невыплаты вознаграждения за использование произведения. Уточненная редакция не позволяет говорить, что законодатель включил право на вознаграждение в состав исключительных прав. Содержание данной статьи позволяет лишь сделать вывод, что невыплата вознаграждения в прямо установленных законом случаях рассматривается как признак неправомерного использования произведения, что позволяет применять к нарушителю такую меру защиты как взыскание убытков. Речь идет лишь об ограниченном числе случаев: 1) о вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях; вознаграждение выплачивается авторам, исполнителям, изготовителям фонограмм и аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях. Такое вознаграждение выплачивается правообладателям за счет средств, которые уплачиваются изготовителями и импортерами оборудования и материальных носителей, используемых для воспроизведения (ст.1245 ГК РФ); 2) о вознаграждении композитору, являющемуся автором музыкального произведения (с текстом или без текста), использованного в аудиовизуального произведении при публичном исполнении или сообщении в эфир или по кабелю (п.3 ст.1263 ГК РФ); 3) о вознаграждении обладателю исключительного права на фонограмму и исключительного права на зафиксированное на фонограмме исполнение за публичное исполнение фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, а также за ее сообщение в эфир или по кабелю (ст.1326 ГК РФ).

 В случае нарушения исключительных прав могут применяться общие способы защиты гражданских прав, предусмотрены статьей 12 ГК РФ. В частности, признание права, пресечение действий, нарушающих право, и возмещение убытков упоминаются в статье 12 ГК РФ в качестве общих способов защиты нарушенных прав.

Помимо общих способов защиты могут применяться специальные способы защиты исключительных прав, в наибольшей степени приспособленные именно для этих случаев. Положения комментируемой статьи предусматривают особенности и порядок применения указанных способов.

В перечне, содержащемся в пункте 1 статьи 1252 ГК РФ приведены два способа, не упоминаемые непосредственно в ст. 12 ГК РФ: 1) публикация решения суда о допущенном нарушении (этот способ предусмотрен также для защиты личных неимущественных прав автора (ст. 1251 ГК); 2) изъятие из оборота материального носителя, под которым понимаются контрафактные материальные носители. В пункте 5 изъятие из гражданского оборота распространено на оборудование, прочие устройства и материалы, использованные для нарушения исключительных прав.

Еще один способ защиты, не предусмотренный в ст. 12 ГК, а именно компенсация (в денежной форме) за нарушение исключительного права, в перечень не включен, но назван в п. 3 комментируемой статьи.

 Перечень способов защиты, предусмотренный в пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, не является исчерпывающим.

Кодекс не ограничивает правообладателя в выборе числа и сочетания способов, которыми он будет защищать свое исключительное право от допущенного нарушения; правообладатель может обратиться с одним или с несколькими требованиями одновременно, в частности с требованием возместить убытки и опубликовать решение суда о допущенном нарушении. Невозможно лишь сочетания таких способов защиты как требование об уплате компенсации, и требования о возмещении убытков - правообладатель может воспользоваться лишь одним из них.

 Вместе с тем в случае нарушения исключительного права не может быть применен такой способ защиты как возмещение морального вреда, поскольку все случаи возмещения морального вреда, не связанные с нарушением личных неимущественных прав гражданина или иных нематериальных благ, ему принадлежащих, должны быть непосредственно предусмотрены в законе (см. ст. 151 ГК).

 Способы защиты, перечисленные в пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, применяются в судебном порядке.

 Убытки. Упоминая в пункте 1 статьи 1252 о возмещении убытков, ГК РФ имеет в виду внедоговорные убытки. Такое требование может быть предъявлено к лицу, неправомерными действиями которого правообладателю причинен ущерб. Такое требование может быть обращено, в частности, к лицу, осуществившему бездоговорное использование произведения, изобретения, товарного знака, иного охраняемого объекта либо разгласившему секрет производства.

Размер подлежащих возмещения убытков определяется пунктом 1 статьи 15 ГК РФ, т.е. убытки могут быть взысканы в полном объеме.

Бремя доказывания размера убытков в соответствии с общими правилами возлагается на правообладателя, право которого нарушено.

 Публикация решения суда о допущенном нарушении. Требование о публикации решения суда о допущенном нарушении может быть использовано как способ защиты любого исключительного права. Такое требование обращается к нарушителю. В публикации должно содержаться указание на допущенное нарушение и на имя (наименование) действительного правообладателя.

Указанный способ защиты применяется независимо от наличия или отсутствия вины нарушителя.

 Конкретные требования в отношении органа, в котором должна быть произведена публикация, содержаться в специальных положениях, посвященных регулированию отдельных объектов. Так, патентообладатель вправе потребовать публикации решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1407); автор селекционного достижения или иной обладатель патента на селекционное достижение - публикации решения суда о неправомерном использовании селекционного достижения или об ином нарушении прав патентообладателя в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям (ст. 1447).

Организовать публикацию в названных изданиях должен нарушитель. Соответствующий официальный бюллетень не может отказать в осуществлении такой публикации. Публикация в официальном бюллетене не исключает возможности требовать публикации судебного решения по выбору правообладателя в ином средстве (средствах) массовой информации.

Несмотря на то, что права на товарный знак (знак обслуживания) и на наименование места происхождения товара подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и отражаются в официальном бюллетене этого органа, Кодекс не содержит указания об обязательной публикации о нарушении в этом в официальном органе.

 В судебном решение должно быть указано, в каком средстве массовой информации оно должно быть опубликовано.

Независимо от того, в каком бы средстве массовой информации осуществляется публикация о нарушении, она производится за счет нарушителя (п. 3 ст. 1250 ГК).

Компенсация. Особо следует указать на такой способ защиты, как компенсация, взыскиваемая в случае нарушения исключительных прав. Пункт 3 статьи 1252 предусматривает, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Компенсация как мера ответственности была известна российскому законодательству еще до принятия четвертой части ГК в прежней редакции. Она предусматривалась Законом о правовой охране программ для ЭВМ 1992 года; с 1993 г. Положения о компенсации была включены в Закон об авторском праве, а впоследствии - в Закон о товарных знаках.

По своей природе компенсация является специальной гражданско-правовой санкцией, предусмотренной непосредственно законом. Данная компенсация является самостоятельным видом гражданско-правовой ответственности за бездоговорное причинение вреда, а вместе с возмещением морального вреда - в качестве отдельного типа гражданско-правовых санкций, выделяемых по признаку судейского усмотрения в отношении их размера[2].

То обстоятельство, что компенсация является ответственностью за бездоговорное использование тех или иных объектов, не исключает возможности ее использования лицензиаром по отношению к лицензиату, но только в случаях, когда лицензиат при использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации выходит за пределы, установленные для него лицензионным договором (см. пункт 3 статьи 1237)[3].

Компенсация не может рассматриваться как разновидность альтернативной неустойки[4]. В отличие от неустойки, применяемой при нарушении договорного обязательства, компенсация служит мерой защиты при бездоговорном использовании исключительных прав. Порядок применения альтернативной неустойки и компенсации различается. Хотя обе меры могут быть применены судом вместо взыскания убытков по выбору лица, чье право нарушено, Кодекс прямо возлагает на суд определение конкретного размера компенсации. Размер альтернативной неустойки определяется соглашением сторон. Суд вправе только уменьшить размер неустойки, предусмотренный сторонами, при наличии обстоятельств, указанных в ст. 333 ГК РФ.

Практика показала, что эта мера стала одной из наиболее востребованных среди способов защиты исключительных прав. Как мера ответственности компенсация зарекомендовала себя в качестве эффективного и простого механизма защиты, в связи с чем законодатель в новой редакции четвертой части ГК существенно расширил возможности ее использования при нарушении исключительных прав.

В прежней редакции ГК РФ возможность взыскания компенсации правообладателем была предусмотрена в случаях нарушения исключительного права на такие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, как товарный знак (ст. 1515), наименование места происхождения товара (ст. 1537), произведения науки, литературы и искусства (ст. 1301), объекты смежных прав (ст. 1311).

 В новой редакции ответственность в виде взыскания компенсации предусмотрена также за нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст.1406.1).

Компенсация может применяться наряду с иными общими или специальными мерами защиты. Исключением является взыскание убытков: как следует из абз.1 пункта 3 компенсация может быть альтернативой взысканию убытков, но одновременное заявление требований и о взыскании убытков, и о взыскании компенсации не допускается.

Для взыскания компенсации правообладателю нет необходимости доказывать факт причинения ему убытков и их размер, однако правообладатель должен доказать факт нарушения своего исключительного права.

Условием применения данной меры ответственности является противоправность поведения, при этом она может быть применена независимо от наличия вреда (убытков). Поэтому правообладателю нет необходимости доказывать их причинение и размер. Однако размер причиненных убытков может иметь значение в качестве подлежащего учету обстоятельства дела при определении судом размера компенсации[5]. В зависимости от конкретных обстоятельств назначенная судом сумма компенсации в ряде случаев может превысить действительно причиненные правообладателю убытки.

 Компенсация, предусмотренная комментируемой статьей за нарушение исключительного права, в силу прямого указания Кодекса применяется также в случаях:

- нарушения положений, предусмотренных п. 2 ст. 1299 и ст. 1309, о недопустимости устранения, без разрешения правообладателя, технических средств защиты авторских или смежных прав либо совершения указанных в законе действий, создающих невозможность использования таких средств;

- нарушения положений, содержащихся в п. 2 ст. 1300 и ст. 1310, о недопустимости удаления или изменения без разрешения правообладателя информации об авторском праве или о смежных правах либо использования произведений или объектов смежных прав, в отношении которых такая информация была удалена или изменена.

В названных выше статьях ГК РФ взыскание компенсации предусмотрено и при создании угрозы нарушения исключительного права, а не только за нарушение самого исключительного права, которое еще не произошло. В этих случаях компенсация также подлежит выплате вне зависимости от причинения убытков, которые могут вообще не иметь места (см. комментарий к ст. ст. 1299, 1300, 1309, 1310). Таким образом, компенсация как мера защиты интеллектуальных прав применима и по некоторым иным основаниям, не связанным с нарушениями самого исключительного права.

Предельные размеры компенсации установлены в названных выше статьях ГК РФ в одинаковых пределах вне зависимости от объекта, исключительное право на который нарушено.

Компенсация может определяться либо

1) в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб., либо

2) в двукратном размере стоимости использованного объекта, то есть соответственно: - стоимости экземпляров произведения или права использования произведения; - стоимости экземпляров фонограммы или права использования объекта смежных прав; - стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или права использования товарного знака; - стоимости товаров, на которых незаконно размещено наименование места происхождения товара; стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Выбор одного из возможных способов расчета производится правообладателем.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования того или иного объекта, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию на момент совершения нарушения[6].

В том случае, если правообладатель выбрал один из способов расчета компенсации (например, потребовал взыскания компенсации в размере двукратной стоимости контрафактных товаров, он не может в дальнейшем по тому же случаю нарушения в отношении не учтенного при расчете компенсации товара требовать ее взыскания исходя из твердой суммы).

Конкретный размер компенсации определяется судом в каждом случае на основании установленных законом критериев: характера нарушения и соблюдения требований разумности и справедливости.

При определении размера компенсации также учитываются другие обстоятельства, в частности однократность или повторяемый характер нарушения, срок использования, размер причиненного правообладателю ущерба.

 Согласно пункту 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»[7] (далее - «Постановление № 5/29») судам при применении норм абзаца 2 статьи 1301 ГК РФ, касающегося трех пределов размера компенсации, описанных выше, рекомендуется исходить из того, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

 Единообразный подход к исчислению размера компенсации использовался судебной практикой не только в случае исчисления размера компенсации первым способом (т.е. в твердой денежной сумме в рамках установленного законом предела), но и в случае, когда должна быть компенсирован двукратный размер стоимости экземпляров произведения/товаров.

Так, в постановлении Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 16449/12 по делу N А40-8033/12-5-744[8] отмечается, что пункт 43.3 Постановления № 5/29 предусматривает право суда на уменьшение размера компенсации по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела. Пункт 4 статьи 1515 ГК РФ, касающийся компенсации за незаконное использование товарного знака, предусматривает одну меру гражданско-правовой ответственности - компенсацию, взыскиваемую вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (п. п. 1 и 2 названной статьи). Поэтому ВАС РФ отмечал, что выработанные в упомянутом Постановлении подходы применимы и при взыскании компенсации, рассчитанной в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (подпункт 2 пункт 4 статьи 1515 ГК РФ)[9].

 Поскольку размер компенсации зависит от количества фактов нарушений исключительного права на различные объекты, необходимо четко определять, нарушение прав на какие объекты имело место.

Так, когда речь идет о фонограмме, нельзя забывать как о правах обладателя исключительного права на фонограмму, так и о правах обладателя исключительного права на зафиксированное в этой фонограмме исполнение. Таким образом, в случае с «пиратским» диском, нарушаются не только права авторов или иных правообладателей на каждое музыкальное произведение с текстом или без, но и права изготовителя фонограммы и права исполнителя[10].

Как следует из положений пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении одним действием права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. В данном случае следует обратить внимание, что речь идет именно об используемых результатах интеллектуальной деятельности (средствах индивидуализации), а не о количестве материальных объектов, на которых объективирован (использован) такой результат или такое средство. Например, в случае, когда на одну единицу товар нанесено несколько товарных знаков количество нарушений определяется количеством использованных товарных знаков, а не единиц товара.

В соответствии с ранее действовавшей редакцией ГК складывалась судебная практика, которая не допускала возможности выхода суда при установлении размера компенсации за пределы размера компенсации, установленного законом, в том числе снижение размера компенсации ниже минимальной суммы даже при малозначительном характере нарушения[11].

В новой редакции такая возможность предусматривается для случаев, когда имеет место нарушение прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации и соответствующие права или средства принадлежат одному правообладателю. В этом случае общий размер компенсации может быть снижен судом ниже пределов, установленных Кодексом. Но после снижение размер компенсации не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Право суда на снижение размера неустойки (ст.333 ГК) не может быть распространено на случаи взыскания компенсации. Применительно к компенсации действуют специальные положения, определенные в комментируемой статье.

В прежней редакции Кодекс допускал возможность применении компенсации правообладателем как за каждый случай неправомерного использования или за допущенное нарушение в целом. В литературе высказывалась позиция о неизменности в этом случае предельного размера компенсации, установленный Кодексом, т.е. при определении размера компенсации отдельно за каждый случай неправомерного использования одним и тем же субъектом (когда правообладатель требует выплаты компенсации одновременно за несколько таких случаев) для установления предельного размера назначаемые за каждый такой случай компенсации предлагалось суммировать[12]. Тем не менее на практике данное положение Кодекса вызывало различные трактовки, прежде всего в силу отсутствия единого критерия разграничения понятий «случай неправомерного использования» и «нарушение». В действующей редакции положение о возможности применения компенсации «за каждый случая использования» исключено.

В случае множественности нарушителей исключительного права судебной практикой выработан подход, согласно которому размер компенсации за неправомерное использование произведения должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение в котором он находился бы, если бы произведение использовалось правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права[13].

Требование о размере компенсации носит имущественный характер. Несмотря на то, что размер подлежащей взысканию компенсации определяется по усмотрению суда, в исковом заявлении должна быть указана цена иска в твердой сумме. Исходя из размера заявленного требования определяется подлежащая уплате государственная пошлина.

Если истцом не указана цена иска (размер требуемой компенсации) суд выносит определение об оставлении соответствующего искового заявления без движения (статья 136 ГПК РФ. Статья 128 АПК РФ).[14]

Требование о взыскании компенсации может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке права (требования).[15]

Согласно статье 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными ст.1250, 1252 и 1253 ГК РФ, в том числе и посредством взыскания компенсации.

Если истцом является лишь один из соавторов или один из правообладателей (при совместном наделении исключительным правом), истец имеет право лишь на соответствующую долю компенсации.

Изъятие и уничтожение контрафактного материального носителя. В качестве специальной меры защиты исключительных прав пункт 4 статьи 1252 ГК РФ упоминает требование об изъятии материального носителя, в котором выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, и уничтожении такого носителя.

Данная гражданско-правовая санкция применяется не по инициативе суда, а по заявлению правообладателя, право которого нарушено.

Применительно к изъятию из оборота и уничтожению контрафактных товаров, этикеток, упаковок товара, на которых размещен незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (п. 2 ст. 1515 ГК) либо незаконно используемое наименование места происхождения товара или сходное с ним до степени смешения обозначение (п. 1 ст. 1537 ГК), такие изъятие и уничтожение должны в силу прямого указания закона производиться за счет нарушителя.

В иных случаях прямо не устанавливается, за счет какого лица должны производиться изъятие и уничтожение, однако очевидно, что расходы по изъятию и уничтожению материальных носителей должны возлагаться на нарушителя.

Уничтожение контрафактных материальных носителей призвано восстановить положение, существовавшее до нарушения исключительного права. Данная мера, наряду с изъятием из гражданского оборота оборудования, устройств и материалов, имеет ярко выраженную превентивную функцию, поскольку предусматривает за нарушение весьма жесткую имущественную санкцию. В статье 46 Соглашения ТРИПС введение такого рода меры мотивируется необходимостью «создания эффективного средства, удерживающего от нарушения прав».

Уничтожение таких носителей осуществляется без выплаты нарушителю какой-либо компенсации.

В постановлении Пленума № 5/29 (п.25) отмечается, что согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ. Иные последствия установлены пунктом 2 статьи 1515 ГК РФ для случаев, когда введение контрафактных товаров в оборот необходимо в общественных интересах. Материальный носитель может быть признан контрафактным только судом. При необходимости суд вправе назначить экспертизу для разъяснения вопросов, требующих специальных знаний.

В отдельных случаях Кодексом предусматриваются иные последствия для судьбы контрафактных материальных носителей, помимо их изъятия с последующим уничтожением. Так, иные последствия предусмотрены для нарушения исключительного права в отношении двух объектов - товарного знака и наименования места происхождения товаров. Они применяются в том случае, когда введение контрафактных товаров в оборот необходимо в общественных интересах. В этом случае контрафактные товары, этикетки и упаковки, на которых размещены незаконно используемый товарный знак (или сходное с ним до степени смешения обозначение) либо незаконно используемое наименование места происхождения товара (или сходное с ним до степени смешения обозначение), вместо изъятия из оборота и уничтожения будут сохранены, но с удалением за счет нарушителя соответственно такого товарного знака либо наименования места происхождения товара или сходных с ними до степени смешения обозначений (п. 2 ст. 1515 и п. 1 ст. 1537 ГК).

В ГК РФ категория «общественный интерес» не раскрывается, вопрос о том, необходимо ли в общественных интересах введение таких товаров в оборот решается судом при рассмотрении требования правообладателя. При положительном ответе на этот вопрос требование правообладателя об изъятии и уничтожении контрафактных материальных носителей будет отклонено. Но в целях защиты своих прав правообладатель получит возможность требовать удаления соответствующих знаков (указаний). Товары в этом случае подлежат использованию в общественных интересах, например, передаются в детские дома, иные социальные учреждения. И в этом случае нарушитель не имеет права на получение какой-либо компенсации за такие товары.

Мера защиты в виде изъятия и уничтожения материального носителя может быть применена в случае, если изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение таких материальных носителей приводят к нарушению исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Правообладатель имеет право требовать только одновременного изъятия и уничтожения контрафактного товара. Предъявляя такое требование, правообладатель обязан доказать, что у нарушителя имеется определенное количество товаров.

Данная мера защиты применяется судом независимо от вины нарушителя.

 Требование об изъятии материального носителя из оборота и о его последующем уничтожении может быть предъявлено к изготовителю контрафактного материального носителя, а также к импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу такого объекта. Требование об изъятии контрафактного материального носителя также может быть обращено к пользователю, если он является недобросовестным приобретателем такого материального носителя.

Изъятие из оборота и уничтожение оборудования, используемого для изготовления контрафакта. В пункте 5 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено правило, определяющее судьбу оборудования, прочих устройств и материалов, которые были использованы или предназначены для изготовления контрафактных материальных носителей, в том случае, когда эти оборудование, прочие устройства и материалы главным образом использовались или были предназначены (специально приобретены, созданы) для совершения нарушений исключительных прав - такое оборудование, устройства и материалы подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.

 Указанные объекты подлежат уничтожению по решению суда без выплаты какой-либо компенсации их владельцам. Уничтожение также должно осуществляться за счет нарушителя.

Используемая в данной норме категория «главным образом» является оценочной и подлежит применению судом с учетом конкретных обстоятельств.

Применение данной гражданско-правовой меры возможно как по требованию правообладателя, так и по инициативе суда. Эту меру защиты необходимо отличать от конфискации материалов, оборудования и иных орудий совершения правонарушения, предусмотренной в ч. 1 ст. 7.12 КоАП.

Исключением из предусмотренного данной нормой правила могут являться случаи, когда законом предусмотрено обращение таких объектов в доход государства (Российской Федерации)[16]. Такая возможность позволяет пресекать нарушения исключительных прав и при этом не уничтожать особо ценное или уникальное оборудование, устройства и материалы, которые смогут использоваться без нарушений исключительных прав.

Как отмечается в Постановлении № 5/29 (п.26) в силу пункта 5 статьи 1252 в случае, если судом установлено, что оборудование, прочие устройства и материалы главным образом используются или предназначены для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, такое оборудование, прочие устройства и материалы по решению сда (в том чисе и при отсутствии соответствующего заявления обладателя исключительного права) подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.

В случае обращения таких объектов в доход государства нарушитель не приобретает права на выплату какой-либо компенсации за утраченное имущество.

Положения пункта 5 комментируемой статьи не определяют, к кому может быть предъявлено требование об изъятии и последующем уничтожении оборудования, прочих устройств и материалов.

Исходя из целей данной нормы, можно сделать вывод, что изъятию подлежит оборудование, устройства и материалы вне зависимости от того, в чьей собственности они находятся (например, если для изготовления контрафакта используется арендованное оборудование), и вне зависимости от того, знал ли их собственник о нарушении исключительных прав посредством использования таких объектов. В последующем изъятие оборудования, устройств и/или материалов может послужить основанием для собственника требовать возмещения причиненного ему вреда, если собственник не является нарушителем - не знал и не мог знать о совершаемых с их использованием нарушениях исключительного права.

 «Принцип старшинства» в системе защиты исключительных прав. В пункте 6 статьи 1252 ГК РФ закреплен «принцип старшинства», согласно которому при наличии нескольких средств индивидуализации, принадлежащим разным лицам, но являющихся тождественными или сходными до степени смешения и в связи с этим создающих опасность введения в заблуждение потребителей или контрагентов, преимуществом пользуется то средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. В случае конвенционного или выставочного приоритета (см. статьи 1495 ГК РФ) преимущество имеет то средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

 Владелец «старшего» права может потребовать признания недействительной правовой охраны товарному знаку; порядок предъявления соответствующего требования определен статьей 1513 ГК РФ, с учетом положений статей 1512 и 1483 ГК РФ.

В отношении противопоставляемого фирменного обозначения или коммерческого наименования владелец «старшего» права вправе потребовать полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Особый порядок рассмотрения такого требований Кодекс не устанавливает. Подобные требования рассматриваются судом.

В отношении фирменного наименования или коммерческого обозначения может быть заявлено требование о полном запрете их использования. В отношении коммерческого обозначения результатом применения такого запрета будет являться полное лишение права пользоваться таким изображением. Отношении фирменного наименования полный запрет на его использование требует внесения изменения в учредительные документы юридического лица.

При частичном запрете использования фирменного наименования на практике юридическое лицо фактически все равно придется либо вносить изменения в свое фирменное наименование, либо отказываться от осуществления отдельных видов деятельности.