Обзор казахстанской судебной практики по вопросу аннулирования товарных знаков на основании их неиспользования. «Символическое» использование товарных знаков (Абылханова Ж.А., Патентный Поверенный РК, Старший юрист ТОО «Legalmax Central Asia»)

17.08.2021

Обзор казахстанской судебной практики по вопросу аннулирования товарных знаков на основании их неиспользования. «Символическое» использование товарных знаков

Абылханова Ж.А.,

Патентный Поверенный РК, Старший юрист ТОО «Legalmax Central Asia»

В Казахстане заявители в процессе регистрации товарных знаков зачастую сталкиваются с препятствием в предоставлении правовой охраны на основании уже зарегистрированных товарных знаков в отношении однородных товаров на имя третьих лиц.

На практике данное препятствие в отношении товарных знаков, сходных до степени смешения преодолевается, кроме всего прочего, аннулированием регистрации противопоставленного товарного знака путем подачи искового заявления в суд на основании его неиспользования в течение 3-х лет, предшествующих дате подаче иска.

При этом, понятия «аннулирование регистрации на товарный знак» (ст. 1028 ГК РК[i]) и «прекращение действия регистрации товарного знака» (ст.19 Закона о товарных знаках[ii]) совпадают и рассматриваются в качестве синонимов.

Законодательство РК обязывает правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак (п.1ст.19 Закона о товарных знаках).

При аннулировании регистрации на товарный знак в судебном порядке на основании его неиспользования обязательно наличие следующих условий (ст.1028 ГК РК; п.4 ст.19 Закона о товарных знаках):

¾ Истец является лицом, права и законные интересы которого нарушены или могут быть нарушены, т.е. заинтересованное лицо (ст.157 ГК РК[iii]). На практике, заинтересованность истца была обоснована следующим: 1) неиспользуемый товарный знак является препятствием для регистрации товарного знака истца (Гражданское дело №7575-19-00-2/4868[iv]); 2) истец защищает свое право и предотвращает размытие используемого им товарного знака (Гражданское дело №7119-21-00-2/2464[v]); 3) фирменное наименование истца сходно с аннулируемым товарным знаком, и является отражением комплекса услуг, оказываемых истцом (Гражданское дело №7119-20-00-2/1035[vi]); 4) аннулируемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком истца (Гражданское дело №7119-20-00-2/1931[vii]) и т.д.

¾ Товарный знак не использовался в течение трех лет, предшествующих дате предъявления искового заявления в суд.

Доказательства использования

Законодательство предусматривает, что доказательством использования товарного знака считается его применение на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основании договора об использовании товарного знака. Использованием товарного знака может признаваться изготовление, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, применение его в рекламе, вывесках, печатных изданиях, на официальных бланках, иной деловой документации, передача права на товарный знак или при демонстрации товаров на выставках, проводимых в Республике Казахстан, а также иное введение их в оборот (п.4 ст.19 Закона о товарных знаках).

Ниже приводим анализ судебной практики РК по вопросу применения данного положения законодательства на практике:

¾ Намерения правообладателя использовать товарный знак в будущем не учитываются при рассмотрении вопроса использования товарного знака, положения закона связывают доказательства использования товарного знака только с реальным выпуском товаров либо оказания услуг (Постановление 2а- 3199/20[viii]).

¾ Для подтверждения реального использования товарного знака необходимы также доказательства в виде договоров поставки конкретных товаров, с оспариваемым товарным знаком, накладные на отпуск запасов на сторону и платежные поручения по оплате за полученный товар в требуемый период (Гражданское дело №7599-19-00-2а/1320[ix]).

¾ Отсутствие зарегистрированных в экспертной организации договоров об использовании товарного знака в Казахстане является доказательством его неиспользования (Гражданские дела №7119-21-00-2/2464; №7119-20-00-2/646; №7119-20-00-2/1035; №7119-19-00-2/5944; постановление №2а-3199/20[x]).

¾ Сам факт регистрации договора о передаче права на товарный знак без намерения создать производство, выпускать товары, при известности фигуры и факта истинного изготовителя и вопреки его интересам, несомненно представляет собой злоупотребление правом, фактом использования права в противоречии с его назначением (Гражданское дело №7199-17-00-2а/1963[xi]).

¾ Отсутствие сведений относительно выдачи сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Республики Казахстан в отношении продукции с товарным знаком подтверждает отсутствие продукции в гражданском обороте (Гражданское дело №7119-21-00-2/2746; 7119-21-00-2/2464[xii]).

«Символическое» использование товарного знака

В соответствии с гражданским процессуальным законодательством, бремя доказывания лежит на владельце товарного знака (ст.72 ГПК РК). Поэтому на практике владельцы товарных знаков, чтобы сохранить правовую охрану пытаются любыми способами доказать суду использование товарного знака даже при его отсутствии («символическое» использование товарного знака).

К примеру, зачастую такое «символическое» использование товарного знака заключается в предоставлении суду в качестве доказательств использования только деловой переписки с товарным знаком, без выпуска и введения в гражданский оборот товаров, маркированных товарным знаком либо предоставлением суду документов по реализации маленького объема недорого товара массового потребления.

До настоящего времени в Казахстане правоприменительная практика по делам с «символическим» использованием товарного знака отсутствовала. Однако, недавно казахстанские суды первой и второй инстанции выразили свою позицию по этому вопросу в гражданском деле №7119-21-00-2/2870[xiii]. Компании А было отказано в регистрации товарного знака ввиду наличия регистрации на сходный товарный знак на имя Компании Б. Противопоставленный товарный знак был зарегистрирован в Казахстане в течение 6 лет. Компания А обратилась с иском в суд к Компании Б с целью аннулировать регистрацию на товарный знак в связи с неиспользованием. В процессе судопроизводства Компания Б представила суду документы о реализации 5 единиц творога с товарным знаком. По результатам рассмотрения дела, суд решил отказать в удовлетворении исковых требований, обосновав наличием факта использования товарного знака в течение трех лет.

Таким образом, при рассмотрении данного гражданского дела, суд установил, что производство товаров с аннулируемым товарным знаком даже в малом объеме является подтверждением использования товарного знака в течение 3-х летнего срока. Позицию суда первой инстанции подтвердила также апелляционная инстанция.

Для сравнения, судебная практика в России по исследованию вопроса о «символичном» использовании товарного знака ушла далеко вперед и суды РФ считают, что выпуск продукции в совсем небольшом объеме не подтверждает реальное коммерческое использование товарного знака. Выдержка из судебного акта Суда по интеллектуальным правам РФ: При оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежит установлению совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, маркированной таким обозначением, в том числе показатели объема такой продукции. К примеру, низкий уровень товарооборота дорогостоящей (эксклюзивной) продукции со спорным товарным знаком может быть признан судом в совокупности с иными доказательствами достаточным доказательством использования данного товарного знака, в то время как такой же объем товарооборота менее дорогостоящей продукции в силу своих качеств (более доступная для рядового потребителя в силу своей стоимости и/или распространенности и/или отнесения к бытовым предметам, предметам каждодневного использования и тому подобному) не может свидетельствовать о том, что указанная продукция подтверждает добросовестное использование правообладателем своего товарного знака, а доказательства такого использования не могут быть признаны достаточными (Постановление президиума от 16 января 2017 г. N С01-902/2016 по делу N СИП-185/2016[xiv]).

Таким образом, российские суды при рассмотрении вопроса об использовании товарного знака принимают во внимание предоставленные доказательства в совокупности с учетом характеристик и условий производства/реализации товаров. Например, если крупная молочная компания в Казахстане за 6-ти летний период произвела и реализовала крупной торговой сети 5 единиц творога на общую сумму менее 2 000 тенге, то в данном случае, мы говорим о «символическом» использовании товарного знака. Если же речь идет о дорогой, эксклюзивной либо габаритной продукции, которая не предусматривает массового производства, с учетом иных доказательств и обстоятельств дела можно говорить о реальном использовании товарного знака.

Будем надеяться, что казахстанские суды в скором времени будут применять подход российских судов по интеллектуальной собственности при рассмотрении дел с символическим использованием товарного знака в целях недопущения монополизации рынка недобросовестными правообладателями и увеличением количества «мертвых товарных знаков» (которые зарегистрированы, но фактически не используются).

Гражданские суды РК начали рассматривать споры по аннулированию регистрации на товарные знаки с 2018 года. За 3 года наблюдается рост количества судебных дел и, в целом, правоприменительная практика по данному вопросу складывается в соответствии с законодательством и мировой практикой. К примеру, в гражданском деле №7575-19-00-2/4868, суд установил, что действия владельца товарного знака по неиспользованию товарного знака в течении 3-х летнего срока не могут быть признаны добросовестными, разумными, поскольку нарушают права и охраняемые законом интересы истца. Такой подход суда подтверждает, что возможность заинтересованных лиц прекратить правовую охрану на товарный знак на основании его неиспользования рассматривается в качестве меры защиты от недобросовестной конкуренции.

[i] Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409-I

[ii] Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»

[iii] Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года

[iv] Решение Алатауского районного суда города Алматы по делу №7575-19-00-2/4868

[v] Решение Специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан по делу №7119-21-00-2/2464

[vi] Решение Специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан по делу №7119-20-00-2/1035

[vii] Решение Специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан по делу №7119-20-00-2/1931

[viii] Постановление судебной коллегия по гражданским делам суда города Нур-Султан по делу №2а- 3199/20

[ix] Постановление апелляционной судебной коллегии по гражданским делам Алматинского

городского суда по делу №7599-19-00-2а/1320

[x] Решения Специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан по делам №7119-20-00-2/646; №7119-20-00-2/1035; №7119-19-00-2/5944; постановление судебной коллегии по гражданским делам суда г.Нур-Султан по делу №2а-3199/20

[xi] Постановление судебной коллегии по гражданским делам суда города Астаны №7199-17-00-2а/1963

[xii] Решения Специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан по делам №7119-21-00-2/2746 и №7119-21-00-2/2464

[xiii] Решение Специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан по делу №7119-21-00-2/2870

[xiv] Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 января 2017 г. N С01-902/2016 по делу N СИП-185/2016