Параллельный импорт: интересы правообладателя превыше всего (Виктория Симонова, Партнер; Данияр Тойгонбаев, Советник; Салтанат Мукаш, Помощник Юриста; Международная юридическая фирма Dentons Kazakhstan)

Параллельный импорт: интересы правообладателя превыше всего

Авторы:

Партнер международной юридической фирмы Dentons Kazakhstan Виктория Симонова;

Советник международной юридической фирмы Dentons Kazakhstan Данияр Тойгонбаев;

Помощник Юриста международной юридической фирмы Dentons Kazakhstan - Салтанат Мукаш

Предприниматели все чаще сталкиваются с вопросами незаконного импорта оригинальных товаров с размещенными на них товарными знаками («маркированных товаров»), незаконность которого сводится к отсутствию согласия на импорт от владельца соответствующего товарного знака (владельца исключительных прав на товарный знак - «правообладателя»). Права правообладателя охраняется законом, в частности, он имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему товарным знаком, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая право на импорт.

Вышеописанное явление известно как «параллельный импорт». Следует отметить, что у данного понятия нет официального определения в законодательстве Республики Казахстан. На практике параллельный импорт известен как ввоз (импорт) маркированных товаров без получения согласия правообладателя такого товарного знака. Понятие параллельного импорта непосредственно связано с принципом исчерпания исключительных прав, действующим на территории соответствующей страны.

1. Законодательное регулирование вопроса

В Казахстане до 2012 года фактически действовал (но не был прямо предусмотрен законом) международный принцип исчерпания прав. В соответствии с этим принципом правообладатель товарного знака (далее - правообладатель) терял контроль над дальнейшей судьбой маркированного товара при первом размещении (введении в оборот) такого товара на рынке любой страны^[1]. Таким образом, на основе этого принципа предприниматели могли завозить маркированные товары в Казахстан без согласия правообладателя товарного знака, если такие товары были правомерно введены в гражданский оборот на территории одной из любых стран мира.

С 2012 года на территории Казахстана стал действовать национальный принцип исчерпания исключительных прав, закрепленный пунктом 7 статьи 19 Закона о товарных знаках^[2] (в редакции от 12.01.2012 года). Согласно такому национальному принципу, в пределах Республики Казахстан мог свободно обращаться лишь тот маркированный товар, который был введен в гражданский оборот на территории Казахстана правообладателем или другими лицами с его согласия. Другими словами, ввоз такого товара в Казахстан предпринимателями допускался только при условии получения соответствующего разрешения правообладателя.

С начала 2015 года национальный принцип исчерпания прав был заменен региональным. Такое изменение произошло в связи с заключением Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года (вступившего в силу с 1 января 2015 года) и гармонизацией национального законодательства с положениями данного Договора.

В соответствии с ныне действующим региональным принципом исчерпания исключительных прав, маркированный товар может свободно обращаться в пределах территории ЕАЭС, если данный товар был правомерно введен в гражданский оборот на территории любого из государств-членов ЕАЭС непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия. При этом, согласно данному принципу, предприниматели могут ввозить на территорию стран ЕАЭС оригинальные товары, приобретенные за пределами ЕАЭС, только с согласия правообладателя.

Согласно ныне действующему законодательству Казахстана (пункт 2 статьи 125 и пунктом 1 статьи 964 Гражданского кодекса), использование результатов интеллектуальной творческой деятельности и средств индивидуализации (товарных знаков), могут осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя. При этом, согласно пункту 2 статьи 1025 Гражданского кодекса, использованием товарного знака считается любое введение в оборот: изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, использование в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации. В этой связи, ввоз маркированного товара считается одной из форм использования объектов интеллектуальной собственности.

Закон о товарных знаках содержит схожее с Гражданским кодексом регулирование в отношении данного вопроса. В частности, в соответствии с пунктом 4 статьи 4 данного Закона, никто не может использовать охраняемый в Казахстане товарный знак без согласия правообладателя. Такое использование признается нарушением исключительного права правообладателя в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона о товарных знаках. Аналогично положениям Гражданского кодекса, ввоз маркированного товара также считается одной из форм использования товарного знака.

Таким образом, до 2012 года параллельный импорт был разрешен на территории Казахстана в соответствии с международным принципом исчерпания исключительных прав (то есть без согласия правообладателя). После 2012 года и на настоящий момент параллельный импорт возможен только с согласия правообладателя. Импорт без согласия правообладателя считается нарушением исключительных прав правообладателя и преследуется по закону.

Ответственность, в частности, предусмотрена в статье 1032 Гражданского кодекса, в соответствии с которой лицо, осуществляющее ввоз маркированного товара без согласия правообладателя, обязано прекратить такое нарушение и возместить правообладателю понесенные им убытки.

2. Судебная практика

Судебная практика еще до октября 2015 года не признавала в качестве нарушений ввоз предпринимателями оригинального маркированного товара на территорию Казахстана без согласия правообладателя. Суды исходили из того, что предприниматель, осуществивший соответствующий ввоз, приобрел оригинальный товар у правообладателя на законных основаниях (дополнительного согласия правообладателя на ввоз в связи с этим не нужно). Ввиду чего, суды считали, что никаких нарушений в таких случаях нет.

С октября 2015 года судебная практика по данному вопросу начинает меняться. В частности, в последнее время суды признают ввоз маркированного товара в качестве самостоятельной формы использования объекта интеллектуальной собственности и, соответственно, ввоз, осуществленный без соответствующего разрешения правообладателя, является нарушением прав правообладателя. Последний в таком случае имеет право на защиту своих нарушенных прав, в том числе, путем компенсации убытков.

Например, Постановлением надзорной судебной коллегии по гражданским и административным делам Верховного Суда Казахстана от 9 декабря 2015 года был удовлетворен иск компании «Р» к компании «К» о нарушении исключительных прав правообладателя товарного знака. В соответствии с Постановлением, ввоз на территорию Казахстана маркированных товаров является самостоятельной формой использования товарного знака при введении в гражданский оборот на территории Казахстана. При этом согласно данному Постановлению, подделка товарных знаков (контрафакт) и ввоз оригинальной маркированной продукции без согласия правообладателя (параллельный импорт) являются разными случаями неправомерного использования товарного знака.

После данного решения Верховного Суда судебная практика по вопросу параллельного импорта начинает постепенно выравниваться. В частности, два дела, разрешенные СМЭСом Актюбинской области изначально в пользу предпринимателей, осуществивших ввоз маркированных товаров без согласия правообладателей, были пересмотрены апелляционной судебной коллегией Актюбинского областного суда. В соответствии с постановлениями апелляционной судебной коллегии Актюбинского областного суда по гражданским делам по иску компании «Г» к ТОО «К» (от 3 мая 2016 года) и компании «М» к ТОО «К» (от 13 апреля 2016 года), решения судов первой инстанции, отказавшие в удовлетворении исков вышеуказанных компаний о защите исключительного права на товарный знак, были изменены и действия ответчика, ввозившего маркированные товары без согласия правообладателя, были признаны незаконными. Данные решения были вынесены на основании тех же доводов, которые были использованы при вынесении вышеуказанного Постановления Верховного Суда Казахстана.

В начале 2017 года наша фирма представляла интересы правообладателя товарного знака в Верховном суде РК по вопросу параллельного импорта. Правообладатель обратился с иском в СМЭС Западно-Казахстанской области о запрете ввоза на территорию Казахстана маркированных товаров, осуществленного без его согласия. Иск был заявлен в отношении компании, которая приобрела товар у продавца, купившего данный товар непосредственно у правообладателя за пределами ЕАЭС. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении исковых требований правообладателю. В этой связи, компания-правообладатель обратилась к нам за помощью в представлении ее интересов в суде кассационной инстанции (Верховном Суде РК).

Представляя интересы компании в Верховном Суде РК, нами были приведены доводы о нарушении исключительных прав правообладателя на товарный знак. В частности, наши доводы были основаны на положениях пункта 2 статьи 1025 Гражданского кодекса и пункта 9 статьи 1 Закона о товарных знаках, которые предусматривают, что ввоз маркированных товаров является самостоятельным случаем использования товарного знака и положениях пункта 2 статьи 964 Гражданского кодекса и пунктом 1 статьи 34 Закона о товарных знаках, в соответствии с которыми, ввоз маркированного товара без согласия правообладателя является нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак.

В результате чего, Верховный суд РК отменил акты, вынесенные судами первой и апелляционной инстанций, и удовлетворил иск компании - правообладателя о нарушении исключительных прав. Тем самым, нашей фирмой были успешно защищены интересы правообладателя.

3. Дальнейшее регулирование вопроса в рамках ЕАЭС

25 октября 2016 года был принят проект Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе^[3]. В соответствии с данным проектом, для отдельных видов товаров предполагается установление изъятий из регионального принципа исчерпания исключительных прав на товарный знак. Согласно такому проекту изменений, ввоз маркированных товаров, включенных в соответствующий Перечень изъятий, на территорию ЕАЭС может осуществляться без согласия правообладателя. В частности, в данный Перечень изъятий планируется включить товары, которые отсутствуют на внутреннем рынке Союза и/или доступны в недостаточном количестве, а также предоставить право членам Союза дополнять такой Перечень изъятий, исходя из государственных интересов государств-членов^[4]. На данный момент, согласно информации распространяемой СМИ, в вышеуказанный Перечень изъятий планируется включить такие товары, как лекарства, медицинские изделия и автозапчасти.

Таким образом, возможно, что в отношении некоторых категорий товаров параллельный импорт в дальнейшем будет разрешен.

4. Вывод

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, ввоз маркированных товаров на территорию стран ЕАЭС допускается только самим правообладателем или субъектами, получившими согласие правообладателя на такой ввоз. Данное ограничение направлено на защиту интересов правообладателей. Предпринимателям, осуществляющим ввоз маркированных товаров, следует помнить о таком ограничении, чтобы избежать риски запрета дальнейшей реализации таких товаров и, соответственно, убытки в результате такого запрета.

Однако, следует также помнить о возможных изменениях в дальнейшем регулировании данного вопроса. В соответствии с вышеописанным проектом изменений в Договор о ЕАЭС (ожидаемая дата принятия которых пока не известна), в дальнейшем предполагается, что некоторые виды маркированных товаров можно будет ввозить на территорию Казахстана без согласия правообладателей.  

^[1]Время исчерпано - прав нет? 2015 г. См.: http://palata.kz/ru/news/16039-16039; ЕАЭС не скажет «да» параллельному импорту, 2015 г., Республиканская общественно-политическая газета «Литер» [Электронный ресурс]. См.: https://liter.kz/mobile/ru/articles/show/9830-eaes_ne_skazhet_da_parallelnomu_importu

^[2] Закон о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара от 26 июля 1999 года № 456-I (далее - «Закон о товарных знаках»)

^[3] Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 октября 2016 года № 171 об одобрении проекта распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии «О проекте Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года»

^[4] В «Атамекен» презентовали изменения в Договор ЕАЭС, 2016 г. [Электронный ресурс]. См.: http://palata.kz/ru/news/24864-v-atameken-prezentovali-izmeneniya-v-dogovor-eaes